我国专利权穷竭原则的适用完善——兼评Quanta Computer v.LG Electronics Inc.案

栏目:新法论谈 发布时间:2011-11-28
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我国专利权穷竭原则的适用完善——兼评Quanta Computer v.LG Electronics Inc.案
来源:拓维律师事务所公司项目部 发布时间:2011-11-28
拓维律师事务所公司项目部 庄李洁

内容提要:
专利权穷竭原则是指专利产品经过专利权人或者其被许可人同意售出之后,专利权人即丧失对该专利产品的控制权,专利产品的使用和后续流通不再受到专利权人的控制。例如,专利权人甲将一批专利产品或者依照某种方法专利制造的产品出售给乙,因为乙获得该专利产品是经过专利权人同意的,所以乙使用该专利产品的行为并不构成专利侵权。关于这点各国立法都有明确的规定,并不存在疑问。但是,如果甲就同一发明技术同时享有产品专利和该产品的使用方法专利,专利权人将专利产品销售给乙,而并未将与此相关的方法专利许可给乙,乙在使用该专利产品的过程实施该方法专利,在这种情况下乙是否侵犯了该方法专利权?也就是方法专利能否成为专利权穷竭原则适用的对象?
这也正是美国联邦最高法院在Quanta Computer v.LG Electronics Inc.一案中所要解决的问题。2008年6月9日,美国联邦最高法院对该案作出终审判决,针对以上专利权穷竭原则的适用问题做出了回答,完善了专利权穷竭原则适用规则。这对于我国专利权穷竭原则适用规则的完善具有重要的借鉴意义。
我国1984年制定的第一部《专利法》中首次规定了专利权穷竭原则,经过1992年、2000年以及2008年三次修改之后,我国《专利法》将专利权穷竭原则作为不视为侵犯专利权的情形之一规定于第69条中,即“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权”。但该条文规定过于简单,可操作性不强,无法为解决具体问题提供有效的法律依据。
专利权穷竭原则是针对专利侵权的有力抗辩。前些年中国DVD行业遭遇的专利许可费用纠纷充分说明了,在中国已经成为“世界工厂”的今天,如何正确地适用专利权穷竭原则以限制过于强大的专利权以平衡专利权与社会公众利益之间的关系已经成为摆在我国专利法面前的一项重要任务。
 
关键词: 专利权穷竭原则 默示许可 适用 完善
 
一、 专利权穷竭原则的含义与意义
(一)专利权穷竭原则的含义
公众中的任何人在购买了合法售出的专利产品,也就是专利权人自己售出的专利产品或者经专利权人许可的被许可人售出的专利产品之后,应当享有自由处置该产品的权利。此后,无论该购买者以何种方式使用该产品,或者进一步转卖、出让、捐赠该产品均不应当构成侵权该项专利权的行为,这就是专利权穷竭原则的含义。
专利权穷竭原则构成对专利侵权指控的有力抗辩。假设专利权人A拥有一项专利技术并据此生产出一批专利产品,A将其专利产品出售于B,随后B将该专利产品转售于他人。按照专利权的内容来看,B的销售行为毫无疑问地落入A享有的专利权控制范围,构成了专利侵权。但是,根据专利权穷竭原则,由于B获得专利产品是经过专利权人同意的,B转售专利产品的行为不再受到专利权人的控制,故B的销售行为不再视为侵权行为。专利权穷竭原则的适用使得原本落入专利权控制范围内的行为不再被视为侵权,购买者因此不必承担任何法律责任。
(二)专利权穷竭原则的意义
通常认为,专利权穷竭原则是协调专利产品之上物权和专利权的制度安排,是平衡专利权人与社会公共利益的制度安排,是实现专利法促进科学技术发展这一根本目的的制度安排。
专利权穷竭原则是协调专利产品之上物权和专利权的制度安排。物权和专利权同样都是财产权、绝对权,但专利权却有着不同于物权的特点,即专利权是一种无形财产权,该权利的存在和行使必须通过有形的载体来实现。这样一来,在同一专利产品之上同时承载着两项权利,即物权和专利权。专利权的行使必须通过控制专利产品或依专利方法直接获得产品来实现,物权的行使也要通过对产品本身来实现。这两种权利在流通领域常常纠缠在一起,导致商品的所有权与商品上所附着的专利权之间、商品的自由流通与专利权的垄断性之间的矛盾和冲突。在专利产品为专利权人所有的情况下,物权和专利权并不会产生所谓的矛盾和冲突。当专利产品的所有权主体转移至专利权人以外的主体,专利产品本身的所有权归至新的主体而专利权的主体并未发生转移,这便产生同一专利产品之上承载着的两项权利分别属于不同主体的情形。专利产品的所有人对该专利产品享有物权,希望能够自由控制和支配专利产品。而专利权人则希望垄断商品流通的整个过程,继续保持对专利产品的控制,两者之间的冲突便产生。物权是根据物权法赋予物的所有人占有、使用、收益、处分的权利,专利权则是根据专利法赋予发明者排他垄断权,如何协调这两种地位平等效力相同的权利成为了摆在立法者面前的一道难题。专利穷竭原则的创设反映了立法者的态度,立法者认为专利权人通过出售专利产品已经获得相应的对价,该对价本质上是对专利权人创造性劳动的回报。专利法赋予专利权人垄断权使其在排他的情况下出售产品并获得报酬,在此过程中,专利权人已经充分行使专利权,如果在该产品的后续使用和流通过程中仍然允许专利权人介入,将妨碍物权人自由行使物权,影响物权这种绝对权的行使。因此,有必要规定专利产品经过专利权人同意售出之后,不再受到专利权的控制,该产品的物权人可以自由使用和处分该产品。
专利权穷竭原则是平衡专利权人与社会公共利益的制度安排。通常认为,专利法具有保护社会公共利益属性。例如,我国《专利法》第1条规定了专利法的宗旨,为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。又如,美国最高法院在Pennock v. Dialogue一案中明确指出,尽管专利权人有权利获得发明创造的回报,但是必须公正对待和有效保护社会公众的权利和利益,绝不允许对个人的报酬损害公众的利益。这是由专利法所保护的客体所决定的,专利法保护的客体是发明创造,发明创造本身具有双重性,它既是发明者创造性的劳动成果,又是在“站在巨人的肩膀上”,都是在吸收、借鉴前人的创造成果基础上产生的,一切发明创造都应该而且必须用来为经济社会发展服务。鉴于发明创造的社会属性,专利法在保护保护专利权人利益的同时,必须兼顾社会公众利益的保护,必须考虑到社会公众对于发明创造的接近和使用,必须考虑到专利权人和社会公众利益之间的平衡。正如有关学者指出,利益平衡机制在知识产权法中尤为重要,整个知识产权法在构造上表现为一系列的平衡模式和与此相适应的制度安排。专利法应该是各种利益关系平衡的结果,专利权穷竭原则在保证专利权人获得相应对价的同时,切断专利权人对售出产品使用和流通的控制,可以确保社会公众对专利技术的获得和使用,这正是专利法平衡专利权人和社会公共利益的体现。
专利权穷竭原则是实现专利法促进科学技术发展这一根本目的的制度安排。单从专利法第11条规定来看,专利权人不仅可以控制专利产品的生产和销售,而且还可以将专利权的垄断效力扩大到售出的专利产品,继续控制产品的后续使用和流通。这将导致专利权人的权利过于强大,社会经验告诉我们,当权利人的权利过于强大,就会阻碍这些产品(承载着专利技术的产品)的流通,从而导致社会承受过高的创新利益的成本。在专利技术推广应用的过程中,权利人常常追求利润最大化,他们往往希望将专利权的效力范围延伸至售后产品之上,从而控制整个商品的流通过程,达到获得高额利润的目的。然而,确保承载着专利技术的商品自由流通,这对于加快专利技术的推广应用、促进技术的传播和改进来说,具有至关重要的作用。从本质上来看,建立专利制度的根本目的在于通过“公开换取权利”的方法促进技术的公开和传播,从而推动科学技术的进步,而非赋予发明者阻碍正常商品流通和专利技术推广的垄断权。美国1790年的《专利法》就是根据美国宪法第1条第8款制定的,该款授权国会为了“促进科学和有用技术的进步”而对发明人授予垄断权利。也就是说,在各国法律规定的专利制度中,赋予发明者专利权是手段,促进技术的推广和进步是根本目的,当手段与根本目的发生严重冲突的时候,必须对专利权做出必要的限制以保证专利法促进技术进步这一根本目的的实现。为了保障促进技术进步这一根本目的的实现,立法者创设了专利权穷竭规则,规定只要专利产品是权利人或经其同意投放市场,专利权人就无权继续对此行使权利,该售出产品的使用和再次销售均不再受到专利权人的控制。
(三)专利权穷竭原则与默示许可理论
事实上,默示许可理论是专利权穷竭原则的理论基础。有关专利权穷竭原则的理论主要有两种:内在限定理论和默示许可理论,两者存在着实质性的差异:从两者产生的依据来看,前者的产生是基于某种限制专利权的政策,而后者则源于“禁反言”原则以及衡平法公平原则。从两者的适用范围来看,默示许可可以通过衡平法原则予以认定,默示许可的使用与销售的产品本身是否享有专利权没有关系;而在Quanta案之后,美国专利权穷竭原则的适用对象包括专利产品和专利方法。默示许可的适用范围更广,两者实际上是一般与特殊的关系,也即专利权穷竭原则是默示许可的一种特殊情况。默示许可理论能够有效地弥补狭义专利权穷竭原则的局限,解决其所不能解决的问题。从两者产生的顺序来看,后者先于前者,前者是在后者的基础上产生。在首次销售穷竭原则产生之前的很长时间内,在德国,专利权人对自己或者其被许可人销售的专利产品的使用或者销售进行控制而引起的问题也是通过默示许可理论来解决。后来,由于这种合同上的约束容易被专利权人所排除从而影响该原则的适用,为了适当限制专利权的效力范围,德国人开始考虑将这种合同法上的约束转变成为对专利权本身所作的法律上的限制,创设了内在限定理论,并由此设立了专利权穷竭原则。因此,专利权穷竭原则源自于默示许可理论,是默示许可理论法定特殊的情形。
 
二、 Quanta Computer v.LG Electronics Inc.案评介
(一)Quanta案案情简介
2008年6月9日,美国联邦最高法院对Quanta公司诉LG电子专利侵权案件(以下简称Quanta案)做出了终审判决。这是美国联邦最高法院自1942年Univis案之后再次解释涉及专利权穷竭原则的有关问题,该案案情大致如下:原告LG电子拥有一项关于计算机数据管理技术的专利包,里面包含有本案所涉及的五项专利,这一系列专利技术被用于解决电脑CPU中由于数据的即时更新而导致的随机存储器与缓冲存储器的数据不一致的问题。LG电子与Intel公司签订了许可协议,许可Intel公司实施该系列专利。在该协议中,双方约定,任何一方不得许可第三人把该许可协议所涉及的专利产品与并非来自于另一方的组件进行组装,从而进行使用、进口、许诺销售、销售组装产品。同时,该协议声称并不改变专利权穷竭原则的,当一方销售任一产品时将适用该原则。为落实该条款,Intel公司同意在其许可给第三方的产品以书面方式告知对方不得将Intel产品与非Intel产品组合。被告Quanta公司从Intel公司处购买了微处理器和芯片集之后,无视书面告示,将它们与非Intel公司制造的存储器和数据传输线组合成电脑,而这一过程正好落入LG电子享有的5,077,733号方法专利(以下简称’733号专利)权利范围内。因此,LG电子以专利侵权为由将Quanta公司起诉至地区法院。该案先后经过地区法院、联邦巡回上诉法院,最后来到了美国联邦最高法院。
该案的争议焦点之一就在于,’733号方法专利是否因为Intel公司售出微处理器和芯片集的行为而穷竭,也就是方法专利是否因为专利产品的销售而穷竭。
经过审理,美国最高法院全体大法官一致同意本案适用专利权穷竭原则和Univis案确立的未完成产品首次销售导致专利权穷竭规则,肯定专利权穷竭原则同样适用于方法专利,认为本案所涉及的LG电子专利,包括其中的方法专利,由于LG电子销售有关专利产品的行为而被穷竭,LG电子对售出的专利产品无权行使专利垄断权,也无权禁止Quanta公司实施有关方法专利。最高法院是基于以下两点理由判决LG败诉的:
首先,方法专利本身虽然不能以产品或设备那样的方式进行销售,但是方法专利可以体现于产品,方法专利可以通过体现该方法的产品销售而穷竭。之前我们(最高法院)在适用专利权穷竭原则的判决中也没有对产品专利和方法专利进行区分从而将方法专利排除在专利权穷竭原则适用范围之外的先例。恰恰相反,我们一直坚持这样的观点,即体现专利方法的产品的首次销售行为将使得专利权人丧失对该产品后续垄断权。从1940年的Ethyl Gasoline Corp.v.United Stated和1942年United Stated v.Univis Lens Co两个案子判决结果来看,我们就曾经根据专利权穷竭原则认定于有关方法专利穷竭。
其次,排除专利穷竭原则对方法专利的适用将会严重削弱该制度,因为在实际操作过程中,专利权人只需将权利要求描述为方法便可以达到规避专利权穷竭原则的目的。事实上,最高法院的顾虑并非多余,同样一项发明技术,在申请专利的时候可以撰写为产品权利要求,也可以撰写为方法权利要求,而且两者如此相近以致难以区分权利要求描述的是产品的功能还是实施方法的过程。Quanta案系争方法专利就属于这种情况。在电子通信领域,方法专利通常可以被描述为产品功能的实现过程,实质上这只是产品专利的另一种描述方式,在技术层面上两者并无本质区别。如果将方法专利排除在专利权穷竭原则的适用范围之外,将会产生大量通过权利要求撰写来规避专利权穷竭原则的现象,不利于该原则限制专利垄断权作用的充分发挥。
因此,基于上述两点理由,美国最高法院判决认为,专利权穷竭原则不仅适用于产品专利,而且同样适用于方法专利。在肯定专利权穷竭原则适用于方法专利之后,美国最高法院将Univis案中确立的未完成产品首次销售导致专利权穷竭规则推广适用于方法专利穷竭的判断,并没有针对方法专利创设出新的判断规则。首先,Intel向Quanta出售的微处理器和芯片集除了用于实施’733号专利之外,没有其他合理的非侵权用途。Quanta购买Intel产品之后合理的、可预见的使用就是实施’733号方法专利,否则,Quanta公司可能不会花钱向Intel购买这些微处理器和芯片集。其次,Intel产品体现了’733号方法专利的实质性技术特征。Intel产品控制着对主存储器和缓存的访问,通过为主存储器检查缓存和比较读写请求,实施了其中部分专利。根据’733号专利并通过其他计算机组件,Intel产品控制了总线访问的优先权。只要将Intel产品连接至总线和存储器便可以完全实施’733号专利,而连接至总线和存储器只是添加标准组件的常用手段。这样,最高法院将Univis案确定的未完成产品首次销售导致专利权穷竭规则扩大适用于方法专利穷竭的判断,即如果已售产品上体现了相关联的方法专利的实质性技术特征,且该产品除了用于实施该方法专利之外没有合理的非侵权用途,那么该产品之上所承载的方法专利权也随之穷竭。
(二)Quanta案评述
在司法实践中,美国法院常常综合运用首次销售穷竭原则(first sale exhaustion)和默示许可(implied license)来解决因产品销售导致专利权穷竭的有关问题。首次销售穷竭原则是指,经专利权人同意而售出专利产品的行为使得专利权人对该产品的独占权穷竭。因此,从专利权人或者被许可人那里购买专利产品的人可以自由使用或者再次出售该产品,不受该专利权的控制。该规定实际上类似于我国、德国专利法中规定的专利权穷竭原则。但是,根据该原则,专利权人售出专利产品的行为穷竭的只是产品专利,与产品专利有关的方法专利是否穷竭不得而知。因此,Quanta案无法适用专利权穷竭原则。
事实上,美国法院做出方法专利权穷竭结论的依据在于默示许可理论。专利权人就同一发明技术同时拥有产品专利和该产品的使用方法专利,如果该专利产品的使用必然导致方法专利的实施,该方法专利应当随之穷竭,即使专利权人并未许可购买者实施该方法专利。这是因为,购买者支付对价购买专利产品的目的在于使用该专利产品,而该专利产品除了用于实施该方法专利之外没有其他合理非侵权用途,专利权人在知晓上述事实的情况下仍然将专利产品出售于购买者的行为构成了授权购买者使用方法专利的默示许可。
 
三、 我国专利权穷竭原则适用的完善
在我国大量引进外国先进专利技术和专利授权量不断攀升的背景下,我国企业将面临更多有关专利侵权纠纷,体系完备、规定明确的专利权穷竭制度为社会公众合理使用有关专利技术成果提供有力的法律保障,必将成为平衡专利权人和社会公众利益、促进科学技术传播和应用的有效手段。
如前所述,专利权穷竭原则源于默示许可理论,默示许可理论具有更广的适用范围,更有利于解决方法专利穷竭、关联专利以及未完成产品首次销售穷竭问题,能够有效弥补专利权穷竭原则的局限性。此外,在专利间接侵权诉讼中,默示许可,特别是基于销售行为而产生默示许可,正在发挥越来越重要的作用。专利权人或其被许可人售出产品的行为产生了默示许可,购买者实施专利技术的行为因此不构成直接侵权。既然购买者不构成直接侵权,那么购买者提供有关产品部件的制造商自然也不构成间接侵权。事实上,专利权人起诉购买者直接侵权目的往往在于打击提供专利产品部件的制造商。在我国成为“世界制造工厂”的今天,在我国基本专利和重要技术大多处于外国控制的环境中,如果不采取默示许可理论的话,将对我国大部分制造企业产生不利的影响,同时也不利于专利技术的引进。
2008年修改后的《专利法》第12条规定,任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或个人实施该专利。经修改,该条取消了专利许可合同的书面形式要求,这无疑为默示许可理论在司法实践中的运用扫清了障碍,提供了法律上的依据。因此,现阶段,我国运用默示许可理论既具必要性,也具有可行性。因此,笔者建议,可以运用默示许可理论完善专利权穷竭原则。
我国专利法的立法宗旨在于保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展。而专利权穷竭原则的适用巧妙地平衡了保护专利权和促进科学进步之间的关系。作为专利侵权的法定免责事由,或者是对专利侵权的抗辩,合理地界定专利权穷竭原则适用的范围和条件,是充分发挥专利权原则作用,确保该原则服务于专利法宗旨的前提。
我国《专利法》第69条规定,专利权穷竭原则适用于经过专利权人或其被许可人许可而售出的专利产品或依照方法专利直接获得的专利产品,并不适用于销售非专利产品或部件的情形。该条规定的专利权穷竭原则适用的范围过于狭窄,并不能解决方法专利穷竭问题。我国正大力发展技术密集性产业和装备制造业,在此过程中,必将从国外引进大量的专利技术,进口大量配件加工组装,必将由此产生大量的侵权纠纷。代表中下游电脑组装厂商的Quanta公司运用专利权穷竭原则成功应对专利侵权指控也充分体现了方法专利适用专利权穷竭原则的重要性。
因此,在现有的专利权穷竭原则规定下,应当将方法专利纳入专利权穷竭原则的适用范围内。笔者建议,可以在《专利法》第69条规定之后增加一款规定,具体的条文为:如果专利权人或其被许可人销售的产品或产品部件满足以下两个条件:(1)除了用于实施所涉专利之外不存在其他合理的非侵权用途;且(2)包含了所涉专利的实质性技术特征,那么该专利产品或产品部件的所有人实施该方法专利技术的行为,亦不视为侵犯该专利权。
 
 
 
参考文献:
 
1、尹新天著:《专利权的保护》,知识产权出版社2005年版,第63页。
2、参见曾晓华:《知识产权上权利穷竭理论研究》,西南政法大学硕士学位论文,2003年,第14页。
3、27 U.S.1 (1829).
4、冯晓青:《知识产权法的价值构造:知识产权法利益平衡机制研究》,载《中国法学》2007年第1期。
5、严桂珍:《权利穷竭原则在美国专利产品平行进口领域的适用及其重大调整》,载《比较法研究》,2008年第4期。
6、Quanta Computer, Inc, v. LG Electronics,Inc.,128 S.Ct 2109,170 L.Ed 2d 996.
7、316 U.S.251(1942).
8、Ethyl Gasoline Corp.v.United Stated,309 U.S.436,446,457(1940).本案中,联邦最高法院判决认为,销售专利产品——发动机燃料,将导致在发动机中适用包含专利液体燃料的方法专利穷竭。
9、316 U.S.241,251(1942).
10、Quanta Computer, Inc, v. LG Electronics,Inc.,128 S.Ct 2109,170 L.Ed 2d 996.
11、United Stated ex rel.Stein.
12、万琦:《美国专利权穷竭原则若干问题研究——Quanta Computer,Inc.v.LG Electronics,Inc.案判决评析》,载《知识产权》2008年第6期。
13、同上。
14、尹新天著:《专利权的保护》,知识产权出版社2005年版,第68页。
15、《中华人民共和国专利法》第1条。